[美國][程序] 美國專利申請救濟-Appeal(訴願)以及Pre-Appeal(先前訴願)

在美國專利申請的過程中，有時會遇到硬派的審查委員，此類審查委員會堅持自己的觀點，並以自己的理解方式來解讀前案，導致專利申請人在答辯上的困難。若是在台灣，收到核駁審定書後可提出"再審查"，而台灣專利法規定"再審查"時智財局需指派另一位審查委員進行審查，或許可避開前述硬派的審查委員；但在美國，當專利權人收到Final OA時，通常會採用RCE程序(Request for continued examination)讓專利重新回到審查狀態，但美國的RCE程序並不會更換審查委員，因此專利申請人仍是面對那位硬派的審查委員，最終造成了一個無限的鬼打牆迴圈。

因此，當美國的專利申請人不想再和審查委員打交道時，可以使用上訴的方式捍衛自己的權利(上訴有點像告官)，而在實務上，申請人可以(a) 先提出pre-appeal後，再進一步提出appeal，或是(b) 直接提出appeal，兩者的實務上差異會於下面做個比較。

在講程序之前，這邊先說明一下pre-appeal的目的，由於傳統的appeal程序所需要的時程很長，而且經過大半的案子都不會進到PTAB做成最終決定(final decision)，而是直接在appeal conference就做成審查重啟(駁回撤回)或是申請案核准等決定。因此，USPTO提出了pre-appeal的制度，以期能降低傳統appeal的量，pre-appeal全名為"Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program"，或有人稱"Pre-Appeal Brief Request For Review, 簡稱PABRR。 

根據USPTO公布的數據ref.2，約35%的案件在複審前而可以駁回撤回，其中pre-appeal後直接核準的案件佔了7%，Pre-appeal後重啟審查的佔28%。剩餘的有54%案件才會進一步到PTAB進行審查。

重點是Pre-appeal很快，當pre-appeal提交後，45天後會得到決定，反觀appeal可能要2~3年才會做出決定。

OK! 前情提要結束，準備進入程序的探討

程序申請

首要，要提出appeal或是pre-appeal，申請案中的Claim必須已經被駁回兩次，才可提出appeal or pre-appeal。注意並不一定要是FOA唷! 下面範例中的三種情況均可提出appeal or pre-appeal: 

e.g.1: FOA (駁回1) ---> RCE ---> RCE後1st OA (駁回2)

e.g.2: 1st OA (駁回1) ---> reply ---> 2nd OA (駁回2)

e.g.3: 母案FOA (駁回1) ---> 申請延續案(至少一claim相同) ---> 延續案1st OA (駁回2)

從e.g.3可看出，延續案甚至可以繼承母案的駁回次數，換言之，當延續案有至少一項claim與母案相同時(通常是CA案)，即使延續案只收到1st OA，還是可以提出訴願。

當滿足以上條件，即可進入appeal or pre-appeal程序

(a) 先提出pre-appeal後，再進一步提出appeal

Step.1 提出Notice of appeal

(1-1): 提出時間需在收到官方OA的三個月內為之，可繳交延期費並延展至六個月

(1-2): 所需文件有:

  (1-2-a) Notice of appeal申請書 (Form PTO/SB/31 or Form PTO/AIA/31 may be used for filing a notice of appeal)

  (1-2-b) 先前訴願理由書(Arguement, or Pre-appeal brief): 應注意Pre-appeal中不允許提交修改，且頁數不得超出5頁，超出5頁的內容都不予考慮

  (1-2-c) 官方規費 (Fee: 800 USD)

Step.2 PTAB收案後成立審查小組(panel)

(2-1): Panel的成員組成為原本審查的審查委員、該審委的監督委員，以及一位質量保證專員(QAS)，通常質量保證專員的存在是關鍵。

Step.3 Panel做出先前訴願決定(Notice of Panel Decision from Pre-Appeal Brief Review)

Panel通常會在45天以內(也有可能超過)做出決定，所做出的決定通常是以下四者:

(3-1): 至少存在一個須進行上訴的的實際爭議問題 (Proceed to Patent Trial and Appeal Boaed): 代表此申請將維持上訴狀態，應繼續後續的訴願程序；panel會要求申請人在一個月內回應，也可繳費延展。而申請人面對(3-1)可採用以下幾種回應方式:

  (3-1-R1): 提交appeal brief(訴願理由書)並正式進入appeal --->後續流程請參考下面"直接提出appeal"ˊ中的step.2;

  (3-1-R2): 提高after FOA amendment，並同時提出延續案申請(optional);

  (3-1-R3): 提交RCE or 延續案;

  (3-1-R4): 放棄申請 ---->本案就此終結

(3-2): 重新開啟審查(Reopen prosecution): 重新開啟審查對申請人也是有利的決定，而此結果也是最常見的Pre-appeal 決定)，此決定申請人不需採取措施，而審委會重新進行檢索審查並重新發出審查意見

(3-3): 在現有Claim基礎上申請核准(allowable application): 對申請人最佳的決定，但出現的機率很低。此時申請人獲得可准的claim，而Pre-appeal隨之結束。

(3-4): 不予考慮(Improper request): 通常，申請人若有謹守理由書頁數不超出5頁、不包含claim修改等規定，此意見出現的機率較低。

針對(3-1-R1)的申請人回應中，因Notice of appeal的費用已經繳交過了，申請人不需再另外繳交官方規費，但訴願理由書(Appeal brief)需在收到panel decision的一個月內提交。此時就正式進入appeal階段了，至於appeal階段可以做的事，則會在下面簡介。

針對(3-1-R3)中，若審委重新檢索審查後的審查意見仍是不合理，申請人可以繼續提出pre-appeal，而且不需再次繳交官方規費，直到PTAB的decision為止(ref.2)

(b) 直接提出appeal

Step.1 提出Notice of appeal

(1-1): 提出時間需在收到官方OA的三個月內為之，可繳交延期費並延展至六個月

(1-2): 所需文件有:

  (1-2-a) Notice of appeal申請書 (Form PTO/SB/31 or Form PTO/AIA/31 may be used for filing a notice of appeal)

  (1-2-b) 官方規費 (Fee: 800 USD)

Step.2 提出訴願理由書 (Appeal Brief)

(2-1) 和Pre-appeal的先前訴願理由書(Pre-appeal brief)不同，訴願理由書沒有頁數限制，但需要更完整的上訴理由。因此，訴願理由書在準備上更需時間，故不需在step.1中一起遞交，其遞交時間為step.1中提出Notice of appeal後的兩個月內。

備註：若是此appeal是在PABRR panel decision後要執行的話(前面的step.3-1-R1)，則須在panel decision後的一個月內提交。兩個提交期限則以較晚者為準。

Step.3 PTAB收案後成立審查小組(panel)

(3-1): 和PABRR相同，Panel的成員組成為原本審查的審查委員、該審委的監督委員，以及一位質量保證專員(QAS)。若是Appeal是伴隨pre-appeal panel decision後繼續進行的話，則Appeal階段的panel成員會和Pre-appeal的成員基本相同。

Step.4 Panel做出審委回覆(Examiner's Answer)-37 CFR 41.39.

Panel會針對申請人所提出的訴願理由書，做出以下回覆(通常是在收到訴願理由書後的兩個月內)：

(4-1): 授權(allowable) or 審委的修改 (Examiner's amendment): 這兩種都是審委同意申請人的意見，並讓所有或是部份Claim核准。但若是審委做出Examiner's amendment時，通常代表審委對部份請求項仍不能給予獲准，此時申請人可以根據審委的意見做出以下回覆

  (4-1-R1): 若申請人對於審委可准的部份滿意，可將訴願申請撤回，並提交一份after FOA amendment，將可被批准的claim修改為可獲准的狀態; 此時，申請人可依自身需求決定是否還需提延續案申請

  (4-1-R2): 若申請人仍對審委的意見持反對意見，仍需提出答辯書(Reply brief)，請繼續參考Step.5

(4-2): 重新開啟審查(Reopen prosecution)： 和Pre-appeal的step 3-2相同，此不再贅述

(4-3): 審委的答辯: 審委仍不認同申請人的上訴理由，審委可能維持原本的駁回理由，也有可能會在此階段新增新的駁回理由

備註：注意，如果審委回覆(Examiner's Answer)認為核駁理由並無不當，上訴人要再繼續上訴到PTAB時，需要在額外繳交上訴轉送費(Forwarding an appeal in an application or ex parte reexamination proceeding to the Board, USD 2240)，這是一筆驚人的數字。

Step.5 申請人提出答辯書 (Reply Brief)

針對step.4中的4-1-R2以及4-3，申請人可針對審委的駁回理由提出答辯書，時限是審委回覆(Examiner's Answer)後的兩個月內提交，且不可延展。值得注意的是，若是4-3中審委並為新增新的駁回理由的話，申請人可不提出答辯書。但在實務上，即使審委未提出新的駁回理由，還是建議申請人提出答辯書，以取得"最後陳詞"的機會。

Step.6 審委針對答辯書回覆 (Examiner's Response to Reply Brief - Second Reply Brief) ----->現已移除

針對申請人提出的答辯書，審委可在此階段提出回覆。其回覆可能是(1) 簡單採納答辯書 (2)重新開啟審查 (3)提出對該答辯書的回覆。

在最新版的上訴程序中，此步驟已被移除，以加快案件的處理時間。然而，PTAB board仍是能諮詢審委對於答辯書的意見，以作為決定的參考。

II. EXAMINER’S RESPONSE TO A REPLY BRIEF

After receipt of a reply brief under 37 CFR 41.41, jurisdiction over the appeal passes to the Board. Normally, the examiner does not need to acknowledge the reply brief and will not have an opportunity for further argument prior to a decision by the Board. However, the Board may remand the appeal to the examiner to furnish a substitute examiner’s answer responsive to the remand.

Step.7 口頭審理請求 (Request for Oral Hearing)

此選項為optional，申請人可在審委回覆(Examiner's Answer)後的兩個月內提交申請，但需繳交額外的規費(USD 1300)。口頭審理的參與對象為PTAB的訴願委員會成員，以及該案的審委，而申請人會有20分鐘的時間來解釋自己的立場。應注意，若訴願人(申請人)以及代理人未於指定期間內回覆是否出席，則口頭審理是為取消，且規費是拿不回來的。此選項若將代理人的費用也考慮進去，金額相當驚人，建議申請人詳細考慮後再決定是否申請。

Step.8 PTAB訴願委員會決定 (Board's Decision)

PTAB訴願委員會會綜合考量訴願理由書(Appeal brief)、審委回覆(Examiner's Answer)、答辯書(Reply Brief)、口頭審理(Oral Hearing)等意見，並做出以下決定：

(8-1) 維持：審委好棒棒! 申請人哭哭

(8-2) 部份維持：審委不錯! 但還是有一些小瑕疵，申請人還有些機會

(8-3) 推翻: 審委完敗

(8-4) 候審: 沒有足夠的證據來做出決定

(8-5) PTAB採納新的駁回理由: 審委不給力，我自己來總行了吧!

通常能走到這邊，已經是最後的一哩路，申請人需針對訴願委員會的決定，在兩個月內做出以下措施之一：

(8-R1) 請求重新審查

8-R1是針對 8-1,8-2以及8-5的應對方式，應注意在8-1&8-2中申請人僅能對前面程序中有提到但並未被PTAB全盤考量的爭點進行討論，並不能新增新的爭點。除非是8-5的情況，申請人才能針對PTAB提出的新駁回理由進行答辯。另外，所有可用的答辯理由都需在答辯書內提出，否則視同放棄。注意，請求重新審查的失敗率較高。

(8-R2) RCE or 延續案

也是針對8-1,8-2&8-5的回覆，當RCE or 延續案是有機會的獲准時，就提出RCE修正Claim

(8-R3) After FOA amendment

若Board decision有部份可准項(8-2)，申請人可提出after FOA amendment來將可被批准的claim修改為可獲准的狀態

(8-R4) 請求重啟審查

針對8-5回覆，當PTAB有提出新的駁回理由時，申請人可藉由提出修改已克服PTAB的新駁回理由，並請求重啟審查

(8-R5) 告官，上訴CAFC，或是到美國地方法院投訴USPTO局長

通常是用8-1,8-2&~8-5，當然，若要走到這一步，肯定是非常重要的專利，上訴CAFC又會是一套流程，若有機會再整理。

(8-R6) 申請人不需動作

針對8-3或是8-4，8-3是有利於申請人，而8-4則是混沌不明的情況，很有可能會由審委或是申請人其中一方重新開啟審查。

參考資料：

1. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1204.html

2. 美國專利申請撰寫及審查處理策略-中國知識產權出版社

3. 收到美國最終審查意見通知後幾種可行方案與應用上之實務建議-三達專利事務所 http://www.sundial.com.tw/service4file/201501%20Vol%201903F.pdf

4. USPTO MPEP (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1208.html)